特許法39条 先願主義☆
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１．定義・趣旨
先願主義とは、同一発明については最先の出願人のみに特許権を付与する主義をいいます。
特許制度は、新規発明公開の代償として、特許権者に一定期間独占排他権である特許権を付与するものです。このため、一の発明について二以上の特許権を付与することは特許法の趣旨（1条）に反することになります。また、同一人が異なる時期に同じ発明について2以上の出願をした場合、これらについて特許権を付与すると、特許権の存続期間の実質的延長を招くことになります。このため、特許法は、一の発明について複数の特許出願があった場合、最先の出願人のみに特許を付与する先願主義を採用しています。
これらの趣旨のポイントは、
ダブルパテント防止と、特許権存続期間の実質的延長の防止
です。
・先願が後願を拒絶するためには、(1)先願地位確定、(2)冒認出願でない、(3)特許請求の範囲が同一であることを要する。
２．先願地位と判断対象
先願地位は特許登録（68条）、又は、同日出願協議不成立（39条5項）の拒絶審決確定によって確定します。つまり、先願地位の確定までは、先願地位はあります、出願取下げ等によって先願地位が消滅する場合があります。
特３９条で判断される対象は、請求項に記載された発明です。外国語特許出願等は以下が基準となる。
外国語特許出願（36条の2）：外国語書面の翻訳文が基準
日本語特許出願（184条の6）：国際出願日の請求範囲が基準
外国語特許出願（184条の4）：国際出願日の請求範囲の翻訳文が基準
３．特許請求の範囲が同一の場合
特許請求の範囲が同一の場合とは、特許請求の範囲が完全に同一の場合と、実質同一の場合とを含みます。
実質的に同一とは、
(i)後顧発明が、先願発明に対して周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないこと、
(ii)先願発明が下位概念で、後願発明が上位概念である場合、
(iii)後願発明が、先願発明に対して単なるカテゴリー表現上の差異でしかないもの、
という場合です。
同日に出願された2つの出願の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法ですが、出願の先後を入れ替えても後願発明が先願発明と同一とされる場合には、両者は同一の発明とされます。
仮に、実施形態の一部又は全部が重複しても、技術的思想が異なれば同一の発明ではないとされます。これは、発明は技術的思想の創作(特2条1項)であるから、特許請求の範囲の記載形式や表現の異同のみによって判断すべきではなく、当該記載に内在する技術的思想の同一性を判断します。
４．同日出願協議不成立によるブラックボックス問題
特許法では、意匠法６６条３項に該当する規定がありません。このため、同日出願協議不成立で拒絶が確定すると、出願に内容が公開されずにブラックボックスになる可能性があります。
出願公開の請求がなされていない場合、出願日から１年半後に出願公開がされます。このため、出願公開請求をせずに、出願公開時期まで（出願日から１年半以内）に、同日出願協議不成立で拒絶査定を確定させることができれば、文理解釈上は、ブラックボックスの問題が生じることは明らかです。
ただし、試験対策ではこの部分には深く踏み込まないことをお勧めします。なぜなら、このブラックボックス問題があることは文理解釈上明らかですが、特許庁側の運用で問題になることを回避していると思われるからです。
なお、同一発明同日出願で協議不成立の場合に限り、先後願の判断において先願として取り扱うことにより後願を排除することとしているのは、拒絶確定出願に先願の地位を認めないこととした場合、同一発明同日出願で協議不成立のため拒絶が確定した出願であったにも関わらず、第三者による後願又は協議不成立となった同一人による再度の出願について権利を取得することが可能となり、不公平、不平等を招致するのみならず、協議制度を設けた趣旨が蔑ろになってしまうからです。
・特許法39条
（先願）
第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
２ 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
３ 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
４ 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合（第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願（第四十四条第二項（第四十六条第六項において準用する場合を含む。）の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。）に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。）において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
５ 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
６ 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
７ 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
●過去の記事
・特許法39条 先願主義
・特許法39条 同日出願協議不成立によるブラックボックス問題
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