特許法120条の5 取消理由通知に対する訂正請求
1.条文解説
取消理由通知がなされた場合、特許権者は、所定の期間内に意見書提出、訂正請求ができます(特許法120条の5第2項)。何もできないと特許権者に不利すぎますし、別の見方をすると保護されるべき発明が保護されないという解釈になります。
訂正請求では、最後の拒絶理由通知に対応する補正(特17条の2第5項2号)とは異なり、特許請求の範囲の減縮ができます(特17条の2第5項2号の限定的減縮ではない)。なお、間違った内容の訂正請求をしてしまった場合には、正しい内容の訂正請求を直ぐに行えば問題ありません(特120条の5第7項)。
訂正請求ができるのは、取消理由通知がなされた後の相当の期間(普通は60日)です(特120条の5第2項)。
また、取消理由通知後に、特許権者からの意見書等の提出を受け、再び特許を取り消すべきとの判断になることもありえます。この場合、取消理由通知の書面に「決定の予告」である旨が明示されます。この決定の予告である旨が明示された取消理由通知がなされた後も訂正請求が可能です(特120条の5第2項)。
取消理由通知に対してなされた訂正請求は、取消理由通知(決定の予告として行う取消理由通知を含む)又は訂正拒絶理由通知において指定された意見書提出期間であれば、取下げ可能です(特120条の5第8項)。
2.取消理由通知がなされない場合(運用上の例外)
特許異議申立制度は、設定登録された特許権が、所定の特許要件を満たさないことを理由として、特許掲載公報発行日から六月以内に、特許権の取り消しを申し立てることのできる制度です(特許法113条)。
特許異議申立における取消理由通知(特許法120条の5)がなされると、特許権の維持のために、取消理由通知の内容に対応した訂正請求をすることがあると思います。
この訂正請求をする際に、特許権者側が決定予告を希望しなかった場合、訂正請求を考慮しても取消となる旨の決定予告(取消理由通知(特許法120条の5))がなされないことがあるようです(審判便覧67-05.5 取消理由通知(決定の予告))。
※当然、特許異議申立で、特許が維持される場合(取消にならない場合)には、取消理由通知はなされません。
2. 取消理由通知(決定の予告)が不要な場合
以下の場合には、取消理由通知(決定の予告)は行わず、決定をする。
(1) 取消理由通知に対する応答がない(意見書の提出又は訂正の請求がない)場合
取消理由通知に対して何ら応答がないときは、さらに訂正の機会を付与する必要がないため、決定の予告は行わない(→67―05.3の3.)。
(2) 決定の予告を希望しない旨の特許権者の申出がある場合
特許権者が特許異議の申立てについての決定を早期に得ることを目的として決定の予告を希望しないときは、決定の予告は行わない。特許権者は決定の予告を希望しない旨の申出を取消理由通知に対する意見書にて行う。
3.特許異議申立では、新たな引例は考慮されない?
審判便覧(第19版)67-05.4には、特許異議申立で特許権者が訂正請求した後に、異議申立人が意見書で「実質的に新たな理由及び証拠」を提示した場合の取り扱いが記載されています。
この場合、「当該実質的に新たな理由及び証拠は採用しない」とありますので、原則として、実質的に新たな理由及び証拠は異議申立の審理では考慮されないようです。
ただし、「訂正により追加された事項についての見解など訂正の請求の内容に付随して生じる理由である場合や、適切な取消理由を構成することが一見して明らかな場合」という例外的場合には、「実質的に新たな理由及び証拠」が考慮されるようです。
特許庁に問い合わせたところ、この部分の趣旨は、
異議申立ての期間「内」に提示することができた取消理由や証拠は、異議申立ての期間経過「後」に提示しても採用しない
ということらしいです。
・審判便覧(第19版)67-05.4 特許異議申立人による意見書の提出
(1) 通知した取消理由に対して適法な訂正の請求があったときは、特許異議申立人が希望しない場合(注)又はその機会を与える必要がないと認められる特別の事情がある場合を除き(特§120 の 5⑤ただし書)、取消理由を記載した書面(特許権者に通知する取消理由と同内容が記載されているもの)とともに、意見書、訂正請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面(この節 67―05.4 において「訂正明細書等」という。)の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間(標準 30 日(在外者 50 日)→25-01.4)を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない(特§120の5⑤)。
(注)特許異議申立人が意見書の提出を希望しない場合は、特許異議申立書において意見書の提出を希望しない旨の申出を行ったときである(特施規§45の 2様式61の2備考4参照)。
(2) 合議体は、特許異議申立人が提出した意見書の内容を参酌し、審理する。ただし、意見の内容が、実質的に新たな理由及び証拠を提示しているときは、公益に及ぼす影響や特許異議の申立ての期間が特許掲載公報発行の日から6月以内に制限されている趣旨を踏まえ、訂正により追加された事項についての見解など訂正の請求の内容に付随して生じる理由である場合や、適切な取消理由を構成することが一見して明らかな場合を除き、当該実質的に新たな理由及び証拠は採用しない。
・特許法120条の5
(意見書の提出等)
第百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
5 審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
6 審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
7 第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
8 第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
9 第百二十六条第四項から第七項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
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