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特許法46条 出願の変更

1.概要

 出願変更とは、実用新案登録出願又は意匠登録出願を、出願時の利益を保持しつつ、その出願形式を特許出願に変更することをいいます。

・出願変更すると、元の出願は取下擬制になります(46条4項)。

・出願変更前と、出願変更後で客体を変えることはできません。この客体の同一性は、客体の発明(考案)特定事項が実質的に同一か否かにより判断します。

2.1件の特許出願から複数件の意匠登録出願への変更

特許出願を意匠登録出願に変更した場合、元の特許出願は取下擬制になります。このため、1件の特許出願を、ある程度の時間間隔で複数の意匠登録出願に変更することはできません。

 一方、1件の特許出願を複数件の意匠登録出願とする手続き書類を「同時に」提出すれば、複数件の意匠登録出願に変更することができる可能性があると考えました。

 特許庁に確認したところ、1件の特許出願を複数件の意匠登録出願とする手続き書類を、「同時に」提出した場合は、複数件へ意匠への変更出願を行うことが可能のようです。ただし、手続き同時が前提となるため、オンライン手続の場合には「同時送信」、書面手続の場合には「同時提出(郵送の場合には一緒の封筒)」が必須となります。

3.特許出願から意匠登録出願への変更における注意点

 特許出願をした後、その特許出願を意匠登録出願に変更することができます。この出願変更を考慮して、特許出願に係る図面に、出願に係る物品の六面図を入れることがあるようです。

 ただし、特許出願を意匠登録出願に変更すると元の特許出願は取下擬制になります。このため、特許出願も権利化するためには、特許出願を分割して、分割後の出願を意匠登録出願に変更すれば良いと思われます。

 ここで、分割後の特許出願の特許請求の範囲の内容は、元の特許出願の特許請求の範囲とは変えておくべきです。

これは、元の出願と分割出願の特許請求の範囲、及び、明細書の内容を完全に同じにすると、分割要件を満たさないと判断される可能性が高いからです。分割要件を満たさない場合、分割出願の出願日は、現実の分割出願をした日、になります。

 分割出願を補正すれば、その問題は解消できる、と思うかもしれません。
しかし、分割出願を出願変更をすると、分割出願は取下擬制となりますので、補正ができなくなります。

 このため、将来、他社への権利行使を考えているのであれば、

意匠権に無効理由が生じないようにするためにも、分割出願の請求項の内容を、元の出願の請求項の内容とは異なるようにしておくことが大切

と思われます。

・特許法46条

(出願の変更)
第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
6 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

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