均等論第5要件 Dedicationの法理（判例百選第10事件）
１．Dedicationの法理
特許判例百選（第5版）第10事件であるマキサカルシトール事件（最判平成29年3月24日, 平成28（受）1242号）では、Dedicationの法理の適用について判示されました。
Dedicationの法理というのは、出願人が明細書に記載した技術的要素のうち、請求項に入れていない部分については、出願人が公衆に提供したもの（dedicated）と考えることにより、均等論の保護から除外する考え方です。
具体的には、Dedicationの法理が適用された場合、出願人が明細書に記載した技術的要素のうち、請求項に入れていない部分については、均等論の第5要件（意識的除外、包袋禁反言）の事情があるとされ、均等論の保護は受けられません。
２．マキサカルシトール事件(上告審）での判示内容
マキサカルシトール事件では、被上告人（原告、及び、被控訴人）が有するマキサカルシトールを含む医薬品の製造方法の特許を、上告人（被告、及び、控訴人）らによる医薬品の輸入販売によって均等侵害しているとして、医薬品の輸入販売等の差止め等を求めています。
結果として、マキサカルシトール事件(上告審）では、①被上告人（原告）が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の上告人（被告）らの製造方法と異なる部分について、②客観的・外形的にみて、上告人（被告）らの製造方法に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながら、③あえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたとの事情はうかがわれないと認定して、上告を棄却しています。
マキサカルシトール事件（上告審）の判決文では、大枠でDedicationの法理は間違ってはいないとしています。
しかし、具体的なあてはめでは、「客観的，外形的にみて，上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。」としています。
・マキサカルシトール事件での判示内容（抜粋）
もっとも，上記(1)の場合であっても，出願人が，特許出願時に，その特許に係る特許発明について，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど，客観的，外形的にみて，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには，明細書の開示を受ける第三者も，その表示に基づき，対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから，当該出願人において，対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものということができる。また，以上のようなときに上記特段の事情が存するものとすることは，発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない，出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって，相当なものというべきである。
したがって，出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において，客観的，外形的にみて，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。
そして，前記事実関係等に照らすと，被上告人が，本件特許の特許出願時に，本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき，客観的，外形的にみて，上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。
３．Dedicationの法理が適用される場合
マキサカルシトール事件(上告審）では、Dedicationの法理が適用される場合として、
客観的，外形的にみて，上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった場合
が示されました。しかし、この場合以外でDedicationの法理が適用される場合は不明なままです。
４．個人的見解
個人的には、 Dedicationの法理は、出願人に対して
最も広いクレームで特許庁の審査を受けるように促す、
趣旨と解しています。
ただし、一つの出願に、単一性の無い複数の発明が含まれる場合には、分割出願が必要です。この場合、分割出願費用は必要になります。
単一性が無いのであれば、最初から別出願にしておけば良いという考え方もあります。しかし、出願時を確保した後、審査経過を見ながら権利化を進めるという考え方であれば、最初は一つの出願としておき、段階的に分割出願を検討するほうが、費用を削減できると思われます。
●参考文献
・小泉直樹・田村善之(編)『特許判例百選 第5版』（有斐閣、2019年）
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