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特許法17条、17条の2、17条の3 補正☆

1.補正の定義

補正とは、明細書等の内容を補充・訂正することをいう。

2.補正の定義及び要件

 補正とは明細書等の内容を補充、訂正することをいう。補正においては、新規事項を追加してはならない(17条の2第3項)。新規事項か否かは当初明細書に記載された事項の範囲内か否かによって判断され、明細書等に明示的に示された事項だけではなく、明示的な記載がなくとも、明細書等の記載から自明な事項もかかる範囲に含まれる。

 2.1.明示的に示された事項と自明な事項

この願書に最初に添付した明細書等に記載された発明等と同一について、裁判例(東京高判平成15年7月1日(平成14年(行ケ)3号))は、

願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」とは,願書に最初に添付した明細書又は図面に現実に記載されているか,記載されていなくとも,現実に記載されているものから自明であるかいずれかの事項に限られるというべきである。そして,そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには,現実には記載がなくとも,現実に記載されたものに接した当業者であれば,だれもが,その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず,その事項について説明を受ければ簡単に分かる,という程度のものでは,自明ということはできないというべきである。

としています。
ポイントは、
当業者であれば、誰もがその事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項でなければならないこと、
その事項について説明を受ければ簡単に分かるという程度のものでは自明ではないこと、
です。

 2.2.拒絶理由通知後の補正

 拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲にする補正は、特許をすることができるものか否かについての判断がなされた発明と、補正後の発明が、発明の単一性を満たす必要がある(17条の2第4項)。

 さらに、50条の2の通知が同時になされた最初の拒絶理由通知に対する補正(17条の2第1項1号)、最後の拒絶理由通知に対する補正(17条の2第1項3号)、及び拒絶査定不服審判と同時にする補正(17条の2第1項4号)であって特許請求の範囲にする補正は、補正内容がさらに制限される(17条の2第5項、6項)。たとえば、この場合において、特許請求の範囲を減縮する補正をする場合には、限定的減縮であって、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でなければならない(17条の2第5項2号)。

 限定的減縮(特17条の2第1項2号)とは、例えば、発明特定事項を下位概念化するものである。具体的には、補正前の発明特定事項が果物である場合において、発明特定事項を林檎に補正する場合が限定的減縮である。

 2.3.最初の「拒絶査定謄本」送達後における補正の形式

 特許出願における特許請求の範囲の補正の話ですが、最初の「拒絶査定謄本」送達後における特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲全体(全文)単位での補正になるようです(特許法施行規則様式13備考7)。

拒絶理由通知後の補正では請求項単位の補正が出来ますので、特許請求の範囲全体(全文)単位での補正ということに、戸惑うかもしれません。

他に特許請求の範囲全体(全文)単位での補正をする場合としては、請求項の数が増減する場合があります(特許法施行規則様式13備考7)。

たしかに、請求項の数が増減する場合、出願人側から見ても、内容の勘違い防止のためにも、特許請求の範囲全体(全文)単位での補正をした方が良いかもしれません。

 2.4.特許請求の範囲の補正にあわせて、明細書も補正するか?

 何故か、また聞かれたので、忘れないように記載しておきます。

 日本での話ですが、特許査定後の分割出願は、分割直前の範囲(特許査定を得た際の明細書範囲)で行わなければなりません。

このため、当方の見解としては、

特許請求の範囲の補正にあわせて、明細書の補正はしない

ことを推奨したいと思います。

3.要約書の補正

 要約書の補正は、原則として、優先日から1年4月の間は可能です。
 ただし、出願公開請求等がなされた場合には、要約書の補正ができません(特許法施行規則11条の2の2)。

 なお、良くある間違いとして、出願審査請求を「審査請求」と表現する場合があります。審査請求は行政不服審査法での概念であり、特許法の概念ではありません。確実に、「出願審査請求」又は「出願審査の請求」と表現できるようにした方が良いと思います。

4.その他

 出願人が特許請求の範囲等の補正をする場合、

①下線を施すことにより補正箇所を明示し、
②自発補正の場合は、上申書を用いて、補正の根拠となった当初明細書等の記載箇所を示して補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを説明し、
③拒絶理由通知に対応するための補正の場合は、意見書を用いて、補正の根拠となった当初明細書等の記載箇所を示して補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを説明、

します。

自発補正の場合、特許庁長官に意見をいう必要まではなく、補正内容・事情説明をすれば良いため、上申書になっているものと思われます。

5.試験対策

 拒絶理由通知への対応の場合等には、必ず、意見書、手続補正書の提出期間が適切であることを記載すること。例えば、拒絶査定通知後の意見書提出期間(50条)には、補正できる(17条の2第1項)ことを記載する。

 外国語書面出願における外国語書面(翻訳文ではない)は、補正できません(特17条2項)。外国語書面出願で補正できるのは、外国語書面の翻訳文です(特36条の2第8項)。

・特許法17条 手続の補正

(手続の補正)
第十七条
 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

・特許法17条の2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
 誤記の訂正
 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

・特許法17条の3 要約書の補正

(要約書の補正)
第十七条の三
 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

・特許法施行規則11条の2の2 要約書の補正の期間

(要約書の補正の期間)
第十一条の二の二 特許法第十七条の三の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日(同法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。)から一年四月(特許出願(同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする。

・特許法施行規則様式13 〔備考〕 7

7 特許請求の範囲を補正するときは、特許請求の範囲の全文又は「【請求項〇】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項〇】」の欄名は除く。)。)。この場合において、請求項の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は特許出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた後の補正をするときは、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した特許請求の範囲について補正をするときは、請求項、化学式、数式、表等に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの請求項を削除するときは、「【請求項〇】(削除)」のように記載し、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。

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